главная
RU3
Чем плох Закон о товарных знаках?
«Нарушением исключительного права правообладателя (незаконным использованием товарного знака) признается использование без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, в том числе размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения… в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации».
Поправка в Закон о товарных знаках (об использовании «в сети Интернет, в частности в доменном имени и при других способах адресации»), появившаяся в условиях правовой неурегулированости этого вопроса была явно поспешным решением и на смену одной крайности пришла другая. Более внимательное изучение поправки формирует массу новых вопросов и проблем, не имеющих четкого и адекватного правового решения.
В контексте Интернета, статья 4 означает, что при совпадении нескольких условий, нарушением будет являться «размещение товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения... в сети Интернет…». Как частный случай – в доменном имени и при других способах адресации.
Из этого следует ряд выводов, противоречащих здравому смыслу.
Во-первых, практически любое упоминание в Сети товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения потенциально может быть нарушением исключительного права правообладателя. Это значит, что упоминание в тексте сайтов, в служебной части страниц (в мета-тегах, в полях описания и ключевых словах) может являться нарушением прав правообладателя.
Во-вторых, использование товарного знака может иметь место не только в домене второго, но и третьего и четвертого и других уровней. Например, сделав на сайте подрубрики, посвященные автогигантам, они могут называться: vaz.auto.ru, kamaz.auto.ru, bmw.auto.ru и так далее. Это является нормальной структурой поддоменов, но формально подпадает под нарушение и может влечь предусмотренные законодательством правовые санкции.
В-третьих, формулировка «в доменном имени» предполагает, что совпадать может не только доменное имя в целом, но и его часть. Например, в домене patrol.ru присутствует (вероятно, зарегистрированный) товарный знак ROL (Россия-Он-Лайн), такимобразом правомерность существования домена patrol под вопросом.
В-четвертых, указанная в законе формулировка может способствовать уже известной миру процедуре «обратного захвата». Скажем, регистрируя сейчас ТЗ «Копирайтер», его обладатель может «попросить» освободить домен copyrighter.ru.
В-пятых, формулировка «при других способах адресации» таит в себе не меньшую опасность. Например, на некотором сайте информация о товарах правообладателя (AGFA) находится по адресу: www.foto.ru/films/agfa.htm (пример является вымышленным) то есть на странице «agfa.htm». Подобное указание тоже относится к способу адресации, а значит должно быть урегулировано.
В-шестых, подобная редакция закона вообще «оставляет за бортом» все иные (не менее достойные охраны) средства индивидуализации физических и юридических лиц.
В-седьмых, из жесткой зависимости Товарного знака и домена не следует синхронность прекращения права на них.
В-восьмых, сформулированная в законе норма не дает ответа на вопрос как рассматривать вопросы со сходными доменными наименованиями.
В-девятых, кому следует отдать предпочтение при нескольких зарегистрированных товарных знаках разными лицами по разным классам «Международной классификации товаров и услуг» . Указанная классификация содержит более 40 классов. Какой из таких ТЗ будет доменистей? Например, сейчас в России зарегистрировано около 30 товарных знаков со словесным элементом «Lotus», принадлежащих разным владельцам и в отношении разных классов МКТУ. Словесный элемент «Вести (vesti)» в базе товарных знаков встречается более 20 раз и по разным классам МКТУ зарегистрирован на десять разных организаций.
В-десятых, даже с точки зрения защиты интересов правообладателей поправка не является удачной. Дело в том, что в соответствии с Законом правообладатель имеет право только запретить использование товарного знака (в наименовании домена) . Это не препятствует зарегистрировать, но не использовать домен. Даже, добившись в судебном порядке прекращения регистрации домена для киберсквоттера, правообладатель, формально, получает возможность его зарегистрировать на общих основаниях, а это не защищает домен, от возможности быть «перехваченным» следующим киберсквоттером .
Несмотря на все вышесказанное, законодательство о товарных знаках является одним из наиболее сильных и разработанных среди близких к доменной тематике, поэтому обладателю «раскрученного» доменного имени, во избежании «захвата» его домена можно настоятельно рекомендовать процедуру регистрации доменного имени в качестве товарного знака.
К сожалению, эта процедура доступна не всем, так как имеет ряд существенных ограничений. Прежде всего, обладателем исключительного права на товарный знак (правообладателем) может быть юридическое лицо или осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо. Кроме того, законодательство содержит ряд оснований для отказа в регистрации.
Во-первых, не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:
вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
являющихся общепринятыми символами и терминами;
характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта;
представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.
Исключением для данного перечня являются случаи, когда указанные элементы (1) могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения или (2) являются обозначениями, которые приобрели различительную способность в результате их использования.
Во-вторых, не могут быть зарегистрированы (кроме как с согласия соответствующего правообладателя) в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:
товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;
товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Законом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками в отношении однородных товаров.
В-третьих, не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:
являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя;
противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.
В-четвертых, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:
охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;
названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;
фамилии, имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету и факсимиле известного на дату подачи заявки лица без согласия этого лица или его наследника.
В-пятых, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении любых товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в соответствии с настоящим Законом, за исключением случаев, если эти обозначения включены как неохраняемые элементы в товарные знаки, регистрируемые на имя лиц, имеющих право пользования такими наименованиями.
В-шестых, не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой государственные гербы, флаги и другие государственные эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций, их гербы, флаги и другие эмблемы, официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия, или сходных с ними до степени смешения обозначений. Такие элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.
В-седьмых, не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если такая регистрация испрашивается на имя лиц, не являющихся их собственниками (владельцами) и не имеющих согласия собственников или лиц, уполномоченных на это собственниками, на регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков.
В-восьмых, не допускается регистрация в Российской Федерации в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, которые охраняются в одном из государств - участников международного договора в качестве обозначений, идентифицирующих вина или спиртные напитки как происходящие с его территории (производимые в границах географического объекта этого государства) и имеющие особое качество, репутацию или другие характеристики, которые главным образом определяются их происхождением, если товарный знак предназначен для обозначения вин или спиртных напитков, не происходящих с территории данного географического объекта.
Если предполагаемое к регистрации доменное имя не подпадает под вышеуказанный перечень исключений, то, после, соответствующей проверки оно может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.
Как известно, исключительное право владельца на использование товарного знака распространяется на товары и услуги, указанные в свидетельстве о его регистрации. В соответствии с МКТУ, наименование домена не относится ни к товарам, ни к услугам, в тоже время классами МКТУ, по которым предпочтительна регистрация доменного имени:
Класс 38: телекоммуникационные услуги с использованием Интернет; предоставление доступа к электронным коммуникационным сетям и электронным базам данных; передача и распространение информации и данных посредством компьютерных сетей; электронная почта.
Класс 42: компьютерные услуги; Интернет-услуги; консультационные услуги, проектирование, тестирование, научно-исследовательские и консультативные услуги, все, относящееся к компьютерным вычислениям и программированию; программное обеспечение; разработка, услуги по технической поддержке и обучению; услуги предоставления компьютерной линии поддержки.
Хотя отечественная судебная практика не всегда обращает внимание на класс(-ы) регистрации товарного знака, представляется, что наличие регистрации в одном из этих классов должно быть решающим при определении судом будущего владельца домена (особенно это актуально при наличии нескольких претендентов (со сходными ТЗ) на один домен).
В тоже время при очевидности захвата домена киберсквоттером со спекулятивной целью, иск обладателя товарного знака должен удовлетворяться независимо от его регистрации в 38 или 42 классе МКТУ .
Вообще, необходимость правового регулирования доменных имен в нашей стране назрела давно, но мало кто предполагал, что решение этой задачи будет именно таким. Необходимость правового регулирования этих вопросов была продиктована высокой активностью киберсквоттеров и, как следствие, невозможностью обладателя товарного знака зарегистрировать одноименное товарному знаку доменное имя в сети Интернет. На самом деле это утверждение не совсем верно.
Нарушитель (киберсквоттер), осуществив регистрацию, препятствует правообладателю зарегистрировать домен только в том же домене более высокого уровня, но это не мешает осуществить регистрацию в любом другом домене первого или второго уровня. Безусловно, последнее менее престижно, но вполне осуществимо. Почему требованием правообладателя является передача прав на домен именно в данной зоне? Почему не ставится вопрос о регистрации домена первого уровня одноименного товарному знаку (особенно, если товарный знак является общеизвестным и/или имеет международную регистрацию).
Эти и многие другие сомнения, порожденные отставанием законодательства от современных реалий, со временем найдут свое разрешение. Но это будет потом, а сейчас, очевидно, что эра подобных разбирательств в зоне ru только начитается. Истцы осторожничают и на всю Россию выносятся решения по нескольким доменам в год. За каждым пристально следят интернет-юристы, владельцы товарных знаков и киберсквоттеры – все наблюдают и пытаются просчитать перспективы. Каждое такое решение (а пока их вынесено только по десятку доменов) формирует судебную практику по «доменным» делам и пока она не выработана, все пытаются угадать: какой путь изберет правосудие в подобных спорах.
Последние судебные процессы показали, что суды отказывают правообладателям в том случае, если они не представили доказательств использования товарного знака именно в отношении однородных товаров и услуг. Иными словами, если на сайте владельца доменного имени сходного с товарным знаком истца не содержится информация о товарах или услугах, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, либо вообще нет никакой информации, исковые требования судом не удовлетворяются.
В домене SU (регистрация в котором возобновилась в декабре 2002 года) первое время осуществляется регистрация доменов только владельцами одноименных товарных знаков. Процедура предполагает приоритетную регистрацию доменных имен для владельцев товарных знаков при представлении свидетельства о регистрации товарного знака без ограничения по признаку страны регистрации. Для приоритетной регистрации доменное имя должно воспроизводить словесное обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака, и совпадать по написанию с однословным словесным обозначением, либо совпадать по написанию с многословным словесным обозначением при удалении из этого обозначения пробелов или замене пробела на дефис. Администратором домена может быть только владелец товарного знака, указанный в свидетельстве о регистрации товарного знака. Путь, основанный на приоритетной регистрации доменов, конечно, хорош для вновь создаваемых доменов первого уровня (и так порой делается), понятно, что оно снимает часть конфликтов, но далеко не все. Кроме того, уже известно, что даже в рамках начавшейся приоритетной регистрации в домене SU уже появились несколько равноправных претендентов на один и тот же домен.
Вообще, у нас в стране давно идут дискуссии о необходимости разрешения «доменных» конфликтов иным путем: с участие интернет-юристов, обладающих знаниями в технической и юридической области Интернета. Подобная структура сможет частично избывать суды от дел подобной категории и передать их на разрешение компетентных специалистов. Подобный опыт за рубежом уже есть…
